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23 de Fevereiro de 2020
2º Grau

Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul TJ-MS - Embargos de Declaração : ED 14119589520178120000 MS 1411958-95.2017.8.12.0000 - Inteiro Teor

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Inteiro Teor

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Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

18 de dezembro de 2018

3ª Câmara Cível

Embargos de Declaração - Nº 1411958-95.2017.8.12.0000/50000 - Ponta Porã

Relator – Exmo. Sr. Des. Fernando Mauro Moreira Marinho

Embargante : Jorge Antônio da Costa Batista & LTDA - ME

Advogado : Antonio Ferro Ricci (OAB: 67143/SP)

Advogado : Daniel Adensohn de Souza (OAB: 200120/SP)

Embargado : Marcher Brasil Agroindustrial S/A

Advogado : Estela Piccinini Conceição (OAB: 95643/RS)

Advogado : Ricardo Sant´anna Ramalho (OAB: 76849/RS)

Advogada : Rúbia da Rosa Soares (OAB: 96717/RS)

E M E N T A – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO – NECESSIDADE DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA EMENTA – EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

1. São cabíveis embargos declaratórios para "suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento".

2. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições ou mesmo corrigindo eventuais erros materiais.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os juízes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, por unanimidade, acolher parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Campo Grande, 18 de dezembro de 2018.

Des. Fernando Mauro Moreira Marinho - Relator

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

R E L A T Ó R I O

O Sr. Des. Fernando Mauro Moreira Marinho.

Trata-se de procedimento recursal de embargos de declaração opostos por Jorge Antônio da Costa Batista & LTDA - ME contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível desta corte.

Alega que deve ser corrigido o decisum para fazer constar a terminologia correta para o título ("carta-patente") e para corrigir a sigla identificadora do INPI na ementa e na fl. 344.

Defende a omissão no que tange à ausência de apreciação sobre os alegados vícios existentes no laudo pericial produzido na ação cautelar e sobre a ausência de conhecimento do perito em patentes, que retiram a credibilidade do referido documento, bem como quanto à arguição da nulidade da patente feita como matéria de defesa, para que seja analisada, ainda que em cognição sumária, a fim de verificar a presença da possibilidade ou plausibilidade do direito.

Sustenta que o acórdão deixou de considerar e analisar os dois laudos técnicos elaborados pelo engenheiro mecânico Jossimar Zilio (fls. 272/282) e pelo expert em patentes Dr. Clóvis Silveira (fls. 283/300), cujas conclusões são antagônicas às que chegou o perito que produziu o laudo pericial na ação cautelar.

Reverbera acerca da obscuridade quanto à rejeição da preliminar de incompetência territorial, na medida em que não há nos autos prova de que os produtos estivessem sendo comercializados em Ponta Porã.

Manifestação do embargado pela rejeição dos aclaratórios.

V O T O

O Sr. Des. Fernando Mauro Moreira Marinho. (Relator)

Trata-se de procedimento recursal de embargos de declaração opostos por Jorge Antônio da Costa Batista & LTDA - ME contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível desta Corte.

Nos termos do art. 1.022 do NCPC, são cabíveis embargos declaratórios para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, verbatim:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

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Oportunos os comentários de Teresa Arruda Alvim Wambier a respeito dos embargos aclaratórios:

“Hoje, parece poder-se sustentar sem sombra de dúvida que os embargos de declaração têm raízes constitucionais. Prestam-se a garantir o direito que tem o jurisdicionado a ver seus conflitos (lato sensu) apreciados pelo Poder Judiciário. As tendências contemporaneamente predominantes só permitiriam entender que este direito estaria realmente satisfeito sendo efetivamente garantida ao jurisdicionado a prestação jurisdicional feita por meio de decisões claras, completas e coerentes interna corporis.” (...) É relevante compreender-se o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional em conjunto com uma série de outros princípios que, engrenados, dão sentido à garantia do devido processo legal.” (Embargos de declaração e omissão do juiz, São Paulo: RT, 2014, p. 17-19).

Ainda, o artigo 1.025 do NCPC, encampou o chamado prequestionamento ficto, afirmando que "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Com efeito, esse tipo de recurso consubstancia na forma horizontal, destinado ao órgão singular ou colegiado, para suprir as falhas existentes no julgado.

No caso dos autos, o embargante defende a omissão no que tange à ausência de apreciação sobre os alegados vícios existentes no laudo pericial produzido na ação cautelar e sobre a ausência de conhecimento do perito em patentes, que retiram a credibilidade do referido documento.

Sustenta que o acórdão deixou de considerar e analisar os dois laudos técnicos elaborados pelo engenheiro mecânico Jossimar Zilio (fls. 272/282) e pelo expert em patentes Dr. Clóvis Silveira (fls. 283/300), cujas conclusões são antagônicas às que chegou o perito que produziu o laudo pericial na ação cautelar.

Argumenta a omissão quanto à arguição da nulidade da patente feita como matéria de defesa, para que seja analisada, ainda que em cognição sumária, a fim de verificar a presença da possibilidade ou plausibilidade do direito.

Reverbera acerca da obscuridade quanto à rejeição da preliminar de incompetência territorial, na medida em que não há nos autos prova de que os produtos estivessem sendo comercializados em Ponta Porã.

Todavia, com relação aos supostos vícios apontados, observa-se que o embargante pretende apenas a rediscussão da matéria analisada por esta Câmara.

Confira-se, a propósito, os trechos da decisão objurgada:

"Da preliminar de incompetência do juízo.

Alega o agravante que, nos termos do artigo 53, inciso III, alínea a, do CPC, o feito deverá tramitar no foro de localização da sede da empresa requerida, qual seja, Rondonópolis-MT.

Contudo, a alegação não merece guarida.

Isso porque o STJ consolidou o entendimento de que o foro do domicílio do autor ou o do local do fato é competente para o julgamento

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da ação de abstenção de uso de marca ou suposta violação à patente inventiva, nos termos do art. 53, incisos IV, 'a, e V do Código de Processo Civil.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE PATENTE DE INVENÇÃO. REPARAÇÃO DOS DANOS. APLICAÇÃO DA REGRA ESPECÍFICA DO ART. 100, V, A, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, QUE FACULTA AO AUTOR A OPÇÃO DE AJUIZAR A AÇÃO NO FORO DE SEU DOMICÍLIO OU NO FORO DO LOCAL EM QUE OCORREU O ATO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DO JULGADO PELOS SEUS PRÓPRIOS TERMOS. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior firmou entendimento de que, uma vez constatada a contrafação ou a concorrência desleal, a ação de reparação de dano tem por foro o lugar onde ocorreu o ato ou fato, ainda que a demandada seja pessoa jurídica com sede em outro lugar, nos termos do art. 100, V, a, parágrafo único, do CPC (EAg 783.280/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 23/2/2011, DJe 19/4/2012). 2. Não sendo a linha argumentativa apresentada pela agravante capaz de evidenciar a inadequação dos óbices sumulares invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser ele integralmente mantido pelos seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1498955 RJ 2014/0250086-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/05/2015, T3 -TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2015) destaquei.

"COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA REGRA ESPECÍFICA DO ART. 100, V, A , PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, QUE FACULTA AO AUTOR A OPÇÃO DE AJUIZAR A AÇÃO NO FORO DE SEU DOMICÍLIO OU NO FORO DO LOCAL EM QUE OCORREU O ATO ILÍCITO. 1. A norma do art. 100, v,a, parágrafo único, do CPC (forum commissi delicti) refere-se aos delitos de modo geral, tanto civis quanto penais. 2. Constatada a contrafação ou a concorrência desleal, nos termos dos arts. 129 e 189 da Lei 9.279/96, deve ser aplicado à espécie o entendimento segundo o qual a ação de reparação de dano tem por foro o lugar onde ocorreu o ato ou fato, ainda que a demandada seja pessoa jurídica com sede em outro lugar. 3. Embargos de divergência providos."(STJ - EAg nº 783280/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 23/02/2011).

Como bem assentado pelo julgador a quo,"conforme se depreende do laudo pericial acostado às fls. 416-441, que, embora em estabelecimento de terceiro, verifica-se que o produto da ré estava sendo comercializado nesta comarca, tanto que aqui fora realizada a análise pericial (...), ao menos em análise sumária, pode-se assentar que a comercialização supostamente indevida ocorreu em Ponta Porã/MS, daí advindo, notadamente, o ato ilícito que gerou o dano alegado pela parte autora, ensejando, portanto, a possibilidade de propositura da ação nesta

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comarca."

Desta forma, ausentes razões para o acolhimento do inconformismo quanto ao foro competente para julgar a demanda, motivo pelo qual afasto a preliminar suscitada.

Do mérito

No que tange ao pleito antecipatório, sabe-se que o deferimento da antecipação de tutela pressupõe o atendimento dos requisitos específicos e estes consistem em estar o juiz convencido da verossimilhança das alegações do autor, diante da prova inequívoca, não bastando apenas a aparência de direito. Ainda, é necessário que a medida seja reversível.

Nesse sentido, o artigo 300 do CPC/2015 estabelece:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão."

Segundo lecionam Luis Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero,"a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória"(Código de Processo Civil Comentado. 2ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 382).

Por sua vez, a urgência capaz de justificar a concessão de tutela provisória é aquela que compromete a realização imediata ou futura do direito.

In casu, a decisão vergastada restou proferida nos seguintes termos:

"No caso presente, ao menos em sede de cognição sumária, tenho que a medida liminar comporta deferimento em parte.

Com efeito, o laudo pericial juntado às fls. 416-441, elaborado na ação cautelar de produção antecipada de provas em apenso, é expresso ao asseverar que "há várias reivindicações presentes na PI 0202895-6 e que podem ser observadas no equipamento EXG 250", de modo que,"conforme texto do Art. 186 da Lei 9.279 de 14 de Maio de 1996, observase que há coincidência entre o maquinário utilizado pela parte requerida e aquele cuja exploração a parte autora detém em razão do registro da PI 0202895-6" (f. 437).

Assim, ainda que as questões discutidas pelas partes só possam ser

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decididas ao final, quando examinado o mérito, não há negar que, em princípio, é plausível a alegação de violação aos direitos da autora, conforme explanado na inicial.

Neste ponto, registre-se que, em que pese os argumentos da parte ré, o ajuizamento de ação declaratória de nulidade perante a Justiça Federal não tem o condão de suspender o andamento da ação cominatória, sob pena de se negar eficácia aos direitos conferidos ao inventor pelo INPI, por meio de concessão de cartapatente (fls. 36).

Deste modo, até que haja decisão definitiva acerca da pretendida nulidade, a patente deve assegurar ao seu titular todos os direitos, inclusive o de se opor à exploração do objeto da patente por terceiros, de modo que inexiste qualquer óbice para o deferimento da tutela antecipada.

Anote-se, ainda, que a tutela antecipada pretendida pelo réu na ação declaratória de nulidade da patente fora indeferida (f. 1044).

Por sua vez, presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo na medida em que quanto maior for a demora processual, maiores serão os prejuízos advindos ao autor, que apesar de gozar de determinado direito com exclusividade por período certo de tempo dele não estará usufruindo em plenitude.

Por fim, frise-se que a concessão de liminar para sustação da violação de direitos de propriedade industrial é medida expressamente prevista pelo legislador, nos termos do art. 209, § 1º, da Lei 9.279/96.

Entretanto, insta salientar que a concessão de tutela de urgência limitar-se-á ao maquinário EXG250, uma vez que o equipamento EXG100 não foi objeto da perícia. (f. 433).

Ante aos exposto, concedo em parte a tutela de urgência pleiteada, a fim de determinar que o réu se abstenha do uso da patente de invenção PI 0202895-6, em todas as formas e meios de divulgação para produtos com igual ou similar tecnologia ao produto fabricado e comercializado pela autora, especialmente no que tange ao equipamento EXG 250, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento."

Os autos originários versam sobre abstenção de uso de patente c/c indenização, em razão de suposta violação de patente de invenção sob o fundamento de que o maquinário agrícola nomeado" EXG250 "produzido pelo agravante reproduz o arranjo técnico protegido pela PI 0202895 6, de propriedade da agravada.

Pois bem. É cediço que a aquisição da propriedade do desenho industrial ocorre com o seu registro junto ao INPI, nos termos dos arts. 42 e 109 da Lei 9.279/96, configurando-se a contrafação quando há imitação dos produtos, com ofensa ao direito autoral, in verbis:

Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

§ 1º. Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos

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neste artigo.

§ 2º. Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.

(...)

Art. 109. A propriedade do desenho industrial adquire-se pelo registro validamente concedido.

Parágrafo único. Aplicam-se ao registro do desenho industrial, no que couber, as disposições do art. 42 e dos incisos I, II e IV do art. 43.

Na hipótese, a empresa autora comprova a titularidade do certificado de registro junto ao IPI do produto em questão, o que lhe assegura, prima facie, a propriedade da patente objeto da lide (f. 169-227).

Além disso, do laudo pericial juntado às f. 416-441 dos autos originários, elaborado na ação cautelar de produção antecipada de provas em apenso, é possível verificar a afirmação expressa de que"há várias reivindicações presentes na PI 0202895-6 e que podem ser observadas no equipamento EXG 250", de modo que,"conforme texto do art. 186 da Lei 9.279 de 14 de Maio de 1996, observa-se que há coincidência entre o maquinário utilizado pela parte requerida e aquele cuja exploração a parte autora detém em razão do registro da PI 0202895-6"(f. 437 dos autos).

Anoto mais que, como consignado na decisão de primeira instância, o fato do agravante ter ajuizado ação declaratória de nulidade perante a Justiça Federal não tem o condão de suspender o andamento da ação cominatória, sob pena de se negar eficácia aos direitos conferidos ao inventor pelo INPI, por meio de concessão de carta patente (f. 1.052).

Tais elementos preliminares de prova são suficientes para demonstrar, num juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito alegado pela autora, o que justifica o deferimento da tutela de urgência pleiteada em primeiro grau.

Logo, presente está o fumus boni iuris, decorrente do direito da autora à proteção de produtos dos quais detém a patente inventiva, bem como a verossimilhança da alegação de que o objeto da patente de invenção estaria sendo copiado pelo réu, ora agravante, em suposto ilícito civil.

Friso, por fim, que a concessão de tutela de urgência limitou-se ao maquinário" EXG250 ", que foi objeto da perícia de f. 433 dos autos originários.

Desta forma, presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, é de ser mantida a decisão recorrida.

Ex positis, afasto a preliminar suscitada e nego provimento ao recurso interposto por Jorge Antônio da Costa Batista & Ltda - ME."

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perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

De acordo com o ensinamento de Marcus Vinicius Rios Gonçalves a respeito de tutela de urgência, o juiz deve se convencer" da boa aparência do direito alegado, ou da existência de uma das situações de evidência "1 .

E no caso dos autos, em sede de cognição sumária, tenho que os elementos preliminares de prova foram suficientes para demonstrar a plausibilidade do direito alegado pela autora, o que justificou o deferimento da tutela de urgência em primeiro grau.

Vale lembrar ainda que, em se tratando de agravo de instrumento, a cognição do Tribunal ad quem fica limitada àquilo que foi objeto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

Diante disso, desnecessário maiores delongas para afastar a alegação de omissão e obscuridade no acórdão quanto a supostos vícios no laudo pericial apresentado pela autora, bem como quanto à arguição de nulidade da patente, já que tais matérias não foram objeto da decisão singular atacada.

Dessa feita, deverá o embargante levantar as questões perante o juízo singular, que adotará as medidas que entender necessárias, incluindo a prolação de decisum revogando – ou não – a tutela concedida. Tal, contudo, não pode ser realizado por esta via estreita, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do contraditório.

Por fim, alega o embargante que deve ser corrigido o acórdão para fazer constar a terminologia correta para o título (" carta-patente ") e para corrigir a sigla identificadora do INPI na ementa.

De fato, verifico que o acórdão padece de erro material, devendo então passar a constar da ementa a seguinte redação:

"E M E N T A - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO ILEGAL DE PATENTE C/C INDENIZAÇÃO PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - AFASTADA -TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA - PATENTE DE INVENÇÃO -DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nestes, a empresa autora comprova a titularidade da cartapatente junto ao INPI do produto em questão, o que lhe assegura, prima facie, a propriedade da patente objeto da lide. Além disso, do laudo pericial juntado aos autos originários, elaborado na ação cautelar de produção antecipada de provas em apenso, é possível verificar a afirmação expressa de que "há várias reivindicações presentes na PI 0202895-6 e que podem ser observadas no equipamento EXG 250", de modo que,"conforme texto do art. 186 da Lei 9.279 de 14 de Maio de 1996, observa-se que há coincidência entre o maquinário utilizado pela parte requerida e aquele cuja exploração a parte autora detém em razão do registro da PI 0202895-6".

2. Logo, presente está o fumus boni iuris, decorrente do direito da autora à proteção de produtos que detém a patente inventiva, bem como a verossimilhança da alegação de que o objeto da patente de invenção estaria sendo copiado pelo réu, ora agravante, em suposto ilícito civil."

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Ante tal, acolho parcialmente os presentes declaratórios, apenas corrigir o erro material constante na ementa, nos termos desta decisão.

D E C I S Ã O

Como consta na ata, a decisão foi a seguinte:

POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Presidência do Exmo. Sr. Des. Eduardo Machado Rocha

Relator, o Exmo. Sr. Des. Fernando Mauro Moreira Marinho.

Tomaram parte no julgamento os Exmos. Srs. Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Des. Marco André Nogueira Hanson e Des. Eduardo Machado Rocha.

Campo Grande, 18 de dezembro de 2018.

sc